L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM http://www.uibm.gov.it/) ha una posizione molto rigida nei confronti delle domande di marchio rivendicanti in Classe 35 la voce "servizi al dettaglio e all'ingrosso" e le considera non registrabili sulla base delle seguenti considerazioni: innanzitutto perchè i servizi al dettaglio e all'ingrosso non sono espressamente previsti dalla Classificazione internazionale di Nizza e poi perchè, a causa di un errore nella traduzione in italiano delle note esplicative della Classificazione stessa (le versioni in inglese e francese sono infatti diverse), i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso non possono essere richiesti se il venditore è il produttore o fornitore delle merci o dei servizi in questione.
In una delle motivazioni di rifiuto, l'UIBM ha infatti affermato che "se per "beni propri" si intendono beni fabbricati da terzi e acquistati per essere rivenduti nel negozio o negli spazi espositivi di proprietà del venditore, quest'ultimo "non ha il diritto di essere titolare di un marchio che rivendica i servizi al dettaglio o di un marchio per il prodotto".
Secondo l'UIBM, il "servizio al dettaglio" è quello svolto da figure intermediarie tra il produttore e il consumatore, quali ad esempio gli agenti di commercio.
Si tratta di un'affermazione che può portare a conseguenze paradossali: se non possono essere rivendicate voci che non siano specificatamente elencate nella classificazione di Nizza, diventa impossibile rivendicare qualsiasi nuovo prodotto o servizio diverso da quelli previsti dalla Classificazione; inoltre, se i criteri per rivendicare o meno i servizi al dettaglio della classe 35 si basano sulla proprietà delle merci da vendere, quali opzioni ha un richiedente? Ad esempio, potrebbe presentare un contratto di fornitura per dimostrare all'UIBM che le merci in vendita sono semplicemente detenute in consegna?
L'Ordine dei Consulenti Industriali in Proprietà Industriale ha chiesto all'UIBM chiarimenti in merito, anche alla luce della decisione del 2005 della CGCE nel caso Praktiker / Deutsche Patent und Markenamt, che ha stabilito i seguenti principi chiari, ai quali si uniformano esami e decisioni in ambito comunitario:
- a) il giudice deve fornire un'interpretazione univoca del concetto di «servizi» (cioè unitaria, per evitare che condizioni diverse siano applicate in diversi Paesi membri della Comunità);
- b) non esiste alcun motivo imperativo basato sulla Direttiva o sui principi generali del diritto comunitario che escluda che tali servizi siano coperti dalla nozione di «servizi»;
- c) il concetto di «servizi» ai sensi della Direttiva comprende i servizi forniti in relazione al commercio al dettaglio di prodotti;
- d) il richiedente deve essere tenuto a specificare con precisione i prodotti cui i servizi si riferiscono nella domanda di registrazione.
In attesa che l'UIBM riconsideri la propria posizione, come risolvere il problema della rivendicazione dei servizi suddetti in classe 35 ?
La prima soluzione consiste, affrontando una spesa maggiore, nel depositare un marchio comunitario anzichè un nazionale: l'EUIPO accetta generalmente la voce "servizi al dettaglio e all'ingrosso" e una registrazione comunitaria ha vigore, ovviamente, anche nel nostro Paese.
In alternativa, è possibile presentare comunque la domanda italiana per "servizi al dettaglio e all'ingrosso" e, dopo aver ricevuto l'inevitabile rifiuto, presentare osservazioni in risposta: considerando la tempistica non velocissima dell'UIBM, si spera che al momento del rilascio di una decisione, l'UIBM avrà cambiato posizione.
Gli incontri sul tema tra il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e membri dell'UIBM intanto proseguono, con il recente coinvolgimento anche della Commissione dei Ricorsi.