Modifiche al Codice della Proprietà Industriale in materia di marchi

Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2019 n. 15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 marzo 2019 (entrata in vigore prevista per il 23 marzo 2019), sono state introdotte nel nostro Codice della Proprietà Industriale alcune interessanti novità in materia di marchi di impresa.

Innanzitutto la possibilità di depositare (nuovo Art. 11-bis) il “Marchio di certificazione”, già previsto dalla normativa comunitaria, che può essere richiesto al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che i richiedenti (persone fisiche o giuridiche, anche istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione) non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Inoltre, la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione, con il consenso del titolare del marchio.  In caso di licenza esclusiva il licenziatario può avviare l'azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non lo ha fatto entro termini appropriati.

Ancora, il decreto ha abolito il requisito della rappresentazione grafica del marchio garantendo la possibilità di registrare tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia disponibile: porte aperte, quindi, ad esempio, alla registrazione di profumi e odori riproducibili e codificati in laboratorio.

Una delle più importanti e rilevanti novità è rappresentata però dall’introduzione della disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e nullità dei marchi d’impresa, che consente di contestare la validità di un marchio senza doversi rivolgere necessariamente all'Autorità Giudiziaria con l'assistenza di un legale: i soggetti legittimati potranno infatti presentare istanza, scritta e motivata, per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Altre novità riguardano poi modifiche in tema di notificazione e deposito dei ricorsi dinanzi all'UIBM, di disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo, di decorrenza degli effetti del rinnovo della registrazione, di disciplina sull'uso del marchio, di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni giudiziarie di contraffazione, di opposizione in via amministrativa, nonchè il divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Il decreto prevede una disciplina transitoria, che in particolare contempla quanto segue in materia di marchi collettivi:

- entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina;

- ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata, dalla data di deposito della domanda;

- in caso di mancata presentazione della domanda il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto;

- i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine stabilito, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

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